Главная / Новости

LEGAL Info

Организация является правообладателем товарного знака на алкогольную продукцию - водку. Но в связи с тем, что истек срок лицензии, производство было прекращено. С момента остановки производства прошло более 3 лет. Вправе ли иные лица претендовать на товарный знак по причине его неиспользования в трехлетний период? Может ли правообладатель по истечении указанного срока предоставить право использования товарного знака другим лицам для маркировки продукции?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Неиспользование товарного знака непрерывно в течение трех лет может являться основанием прекращения его правовой охраны и исключительного права на этот товарный знак. Соответствующее решение может быть принято судом по иску заинтересованного лица, поданному с соблюдением досудебного порядка урегулирования спора.
Само по себе то, что ТЗ не использовался в течение трех лет, не исключает возможности предоставления правообладателем права его использования другому лицу на основании лицензионного договора.

Обоснование позиции:
Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака (далее также - ТЗ) может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет.
Конституционный Суд РФ в определении от 02.10.2003 N 393-О указал, что законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.
Прекращение правовой охраны ТЗ означает прекращение исключительного права на этот ТЗ (п. 4 ст. 1486 ГК РФ).
Таким образом, правообладатель обязан использовать зарегистрированный ТЗ как условие сохранения права на него, такая обязанность призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте (постановление Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 N 5793/13, постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2017 N С01-265/2017 по делу N СИП-669/2016).
С 12 июля 2017 вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2017 N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", согласно которому по делам о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования предусматривается обязательный досудебный порядок урегулирования спора.
Так, согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ в редакции указанного закона, прежде чем обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования, заинтересованное лицо, полагающее, что ТЗ не используется, обязано в порядке, установленном данным пунктом, направить правообладателю предложение об отказе от права на ТЗ либо заключении с ним договора об отчуждении исключительного права на ТЗ (далее - предложения заинтересованного лица). И только в случае невыполнения условий данного предложения в течение двух месяцев со дня его направления, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.
При этом, как следует из положений упомянутого п. 1 ст. 1486 ГК РФ, решение о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования принимается судом в случае его неиспользования правообладателем в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых ТЗ зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица. В таком случае правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.
Отметим, что несоблюдение указанного досудебного порядка урегулирования спора является основанием для возвращения искового заявления (определение Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2017 по делу N СИП-503/2017, определение Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2017 по делу N СИП-503/2017).
Таким образом, в приведенной ситуации досрочное прекращение правовой охраны ТЗ возможно только на основании решения суда с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования спора, при условии, что ТЗ не используется в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица (смотрите, например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2017 N С01-503/2017 по делу N СИП-234/2016, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2017 N С01-502/2017 по делу N СИП-233/2016).
Бремя доказывания использования ТЗ лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что ТЗ не использовался по независящим от него обстоятельствам (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).
В связи с этим отметим, что для целей ст. 1486 ГК РФ использованием ТЗ признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование ТЗ под контролем правообладателя, при условии, что использование ТЗ осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование ТЗ с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа ТЗ и не ограничивающим охрану, предоставленную ТЗ (п. 2 ст. 1486 ГК РФ).
Как показывает судебная практика, для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование ТЗ правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот; использование ТЗ для маркировки других товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, не может свидетельствовать об использовании товарного знака (п. 38, п. 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)).
При этом ст. 1486 ГК РФ не устанавливает в качестве обязательного требования для установления использования товарного знака размещение его непосредственно правообладателем на производимых им же товарах (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2016 N С01-62/2016 по делу N СИП-439/2015).
Как видим, под использованием, упомянутым в п. 2 ст. 1486 ГК РФ, понимается не только использование ТЗ непосредственно правообладателем, но и лицензиатом (ст. 1489 ГК РФ), либо другим лицом, осуществляющим использование ТЗ под контролем правообладателя.
При этом, по смыслу положений п. 1 ст. 1486 ГК РФ, трехлетний срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица (смотрите, например, п. 14 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 N СП-23/20).
Таким образом, сами по себе приведенные в вопросе обстоятельства (в том числе то, что ТЗ не использовался в течение трех лет) не препятствуют дальнейшему использованию ТЗ правообладателем, который, в частности, имеет возможность маркировать указанным ТЗ вводимые в оборот товары, предоставить право использования ТЗ другому лицу и т.п.*(1).
Отметим, что отчуждение товарного знака другому лицу не прерывает течение вышеуказанного трехлетнего срока. Если ТЗ не использовался в гражданском обороте прежним и новым правообладателем в течение периода, превышающего три года, его правовая охрана может быть прекращена досрочно (смотрите, например, решение Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2017 по делу N СИП-90/2017, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2016 N С01-30/2016 по делу N СИП-372/2015).
Как видим, даже предоставление в спорный период прав на использование ТЗ иным лицам само по себе не исключает принципиальной возможности досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с его неиспользованием. Решение данного вопроса во многом зависит от того, будет ли доказан правообладателем факт использования ТЗ в гражданском обороте для маркировки именно тех товаров, в отношении которых он зарегистрирован и может быть принято только судом с учетом конкретных обстоятельств дела (смотрите, например, решение Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2017 по делу N СИП-362/2017, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 по делу N СИП-36/2017, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2017 N С01-1152/2016 по делу N СИП-207/2016).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Верхова Надежда

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

7 декабря 2017 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. 

-------------------------------------------------------------------------
*(1) Подробнее об этом смотрите в материале: Вопрос: Организация (производитель) планирует на этикетке производителя указывать логотип организации-покупателя. Производитель поставляет товар дистрибьютору, далее дистрибьютор поставляет товар конечному покупателю, чей логотип будет размещен на продукции, произведенной производителем. Товарный знак зарегистрирован. В иных целях, кроме поставки товара правообладателю, использование логотипа не планируется, соответствующее условие содержится в договоре, заключенном между производителем и дистрибьютором. Обязательно ли заключение лицензионного договора? Возможны ли иные пути законного нанесения логотипа организации-покупателя на этикетку? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2016 г.).